商標駁回復審中的轉換條款說明

案情簡介：     

申請人漢斯·彼得·韋爾弗于２００１年８月２９日在第１５類樂器等商品上向商標局提出“Ｒｏｃｋ貝司”商標（以下稱申請商標）的注冊申請，被商標局駁回。申請人不服商標局的駁回決定，向商標評審委員會申請復審。     

商標局核駁通知書認為，申請商標中“貝司”為本類商品的通用名稱，依據(jù)《商標法》第十一條第一款第（二）項、第二十八條的規(guī)定，駁回申請，不予公告。     

申請人復審稱，申請商標并未描述申請商品的特點，并且作為一個有創(chuàng)意的組合本身即具有顯著性，請求準予申請商標注冊。     

商評委經(jīng)評議認為，申請商標為“Ｒｏｃｋ貝司”，“Ｒｏｃｋ”可以譯為“搖滾樂、搖滾舞”，“貝司”為一種樂器的通用名稱，申請商標使用在樂器等商品上，缺乏商標應有的顯著性，不能起到商標的識別作用。    

審理結果：     

依據(jù)《商標法》第十一條第一款第（三）項、第二十八條、第三十二條規(guī)定，商評委決定：申請人在第１５類樂器等商品上申請注冊的“Ｒｏｃｋ貝司”商標予以駁回，不予初步審定公告。    

點評：     

本案主要涉及商標駁回復審案件審理當中的轉換適用法律條款問題。商標局駁回決定依據(jù)的是商標法第十一條第一款第（二）項，商評委則認為申請商標屬于缺乏顯著性的情形，應當適用商標法第十一條第一款第（三）項。     

關于在商標駁回復審案件中能否轉換適用法律條款，有一段時間人們的認識并不是很一致。本案申請人在后續(xù)的司法審查中即表示了異議，認為根據(jù)２００２年９月１７日修訂的《商標評審規(guī)則》第三十五條的規(guī)定，商標評審委員會審理駁回復審案件，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請復審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態(tài)進行評審。因此，在評審階段對駁回理由的任何變更都是沒有法律依據(jù)的。     

這種觀點實際上主張，如果商標局的駁回決定認定事實或適用法律有誤或不能成立，商評委不應當再對申請商標的可注冊性進行審查，而應徑行準予申請商標初步審定。    

筆者認為，在商標駁回復審案件中，商評委作為商標確權行政機構，仍承擔著一定的主動審查義務，其依據(jù)商標法及其相關規(guī)定對禁用、禁注標志予以駁回，既是嚴格按照商標法履行職責的表現(xiàn)，也有助于市場主體正確選擇具有可注冊性的標志作為商標。 　　

如果拘泥于商標局的駁回決定，而將一些明顯違反商標法禁止性規(guī)定的標志準予注冊，既不符合商標法，也會對市場主體理解商標法、選擇商標產(chǎn)生誤導作用。同時，違反商標法禁止性規(guī)定的標志，即使暫時取得注冊，其權利基礎也是不穩(wěn)定的，在注冊之后的任何時間內都可能在后續(xù)法律程序中遭到撤銷，這樣可能會給當事人造成更大的損失，并不利于真正維護當事人的合法權益。    

《商標評審規(guī)則》于２００５年９月２６日作了第二次修訂，該規(guī)則第二十七條規(guī)定，“商標評審委員會審理不服商標局駁回商標注冊申請決定的復審案件，除應當適用商標法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規(guī)定外，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請復審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態(tài)進行評審。商標評審委員會根據(jù)本條前述規(guī)定作出復審決定前應當聽取申請人的意見?！?　　

這一規(guī)定意味著商評委在商標駁回復審案件審理中，應當依據(jù)商標法中的上述禁止性規(guī)定進行主動審查，但應就有關新增加的駁回理由聽取申請人的意見。需要注意的是，商評委的主動審查義務是有限的，只限于法律規(guī)定的絕對理由，而不包括對申請商標進行相對理由的審查。    

本案中，“貝司”作為一種樂器的通用名稱，指定使用在樂器等商品上，缺乏顯著特征，不能起到商標的識別作用。根據(jù)《新英漢詞典（世紀版）》（上海譯文出版社２０００年１２月第１版，第１１６２頁）的解釋，“ＲＯＣＫ”在作為名詞時有“搖動、搖擺；搖滾樂、搖滾舞；（強節(jié)奏的）搖滾型音樂”等含義。鑒于申請商標的指定使用商品為“樂器”等，普通消費者在樂器等商品上看到申請商標中的“Ｒｏｃｋ”一詞時，更容易想到該詞的“搖滾樂、搖滾舞”這一含義。 　　

“Ｒｏｃｋ”一詞作為一種具有特定風格的音樂或舞蹈的名稱，指定使用在樂器等商品上，應認定其缺乏商標應有的顯著特征。申請商標由缺乏顯著性的兩部分所構成，在表現(xiàn)形式上僅為兩個通用名稱的簡單并列，并不具有獨創(chuàng)性，其整體仍然缺乏商標應有的顯著特征，依法不應準予注冊。     

因此，申請商標不屬于商標法第十一條第一款第（二）項規(guī)定的僅僅直接表示本商品質量、主要原料、功能、用途等特點的標志，而屬于商標法第十一條第一款第（三）項規(guī)定的缺乏顯著特征的情形。雖然商標局的駁回決定適用法律條款不準確，但這并不能成為該標志可以獲準注冊的理由。