對(duì)在先“著作權(quán)”的理解和適用，第1461891號(hào)“科凱”商標(biāo)爭(zhēng)議案件評(píng)析

案件

     申請(qǐng)人KIRK TELECOM A／S,是丹麥擁有百年歷史的生產(chǎn)通信產(chǎn)品的大型跨國(guó)公司，主要致力于開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)DECT(數(shù)字無(wú)繩通訊系統(tǒng))、ISDN(綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng))產(chǎn)品，是歐洲D(zhuǎn)ECT產(chǎn)品的頂尖制造商，飛利浦、美國(guó)朗訊、日本富士通的OEM手機(jī)合作伙伴，CISCO(思科公司)的重要合作者，也是三力網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴。在全球超過(guò)25個(gè)國(guó)家里，有超過(guò)25,000,000的用戶(hù)正在使用著KIRK公司的產(chǎn)品。商標(biāo)“KIRK”是申請(qǐng)人將其企業(yè)字號(hào)與獨(dú)創(chuàng)圖形組合而成的商標(biāo)，在先使用已久并在相關(guān)市場(chǎng)獲得較高的知名度。20世紀(jì)90年代，申請(qǐng)人進(jìn)人中國(guó)市場(chǎng)，在廣東、上海等大中城市設(shè)立分銷(xiāo)商，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行廣泛宣傳和銷(xiāo)售。2000年，申請(qǐng)人通過(guò)馬德里國(guó)際局在第9類(lèi)的“導(dǎo)航、電子和信號(hào)設(shè)備”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“KIRK”，申請(qǐng)?zhí)枮镚739453，并于2002年2月14日申請(qǐng)中國(guó)領(lǐng)土延伸保護(hù)。

      被申請(qǐng)人，深圳市歐迪科技發(fā)展公司，于1999年4月15日在第9類(lèi)的“電話(huà)機(jī)”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“科凱”商標(biāo)，并于2000年10月21日被核準(zhǔn)注冊(cè)，注冊(cè)號(hào)為第1461891號(hào)。

     申請(qǐng)人于2003年3月6日基于以下理由對(duì)第1461891號(hào)商標(biāo)提起爭(zhēng)議申請(qǐng)：

     1．第1461891號(hào)爭(zhēng)議商標(biāo)圖形部分與申請(qǐng)人在先使用的馳名商標(biāo)的圖形完全相同，英文部分相同，構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿。根據(jù)《商標(biāo)法》第十三條的規(guī)定，爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)。

     2．異議人在先使用商標(biāo)的圖形部分為申請(qǐng)人所獨(dú)創(chuàng)，爭(zhēng)議商標(biāo)侵犯了申請(qǐng)人在該圖形上的在先著作權(quán)，根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)。

     3．被申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)是惡意搶注行為，根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)。

     申請(qǐng)人同時(shí)提交的證據(jù)歸納如下： 

    1．申請(qǐng)人背景資料和全球范圍的經(jīng)銷(xiāo)商名單，以證明申請(qǐng)人的知名度；

     2．1993年-1999年間的銷(xiāo)售發(fā)票復(fù)印件，證明申請(qǐng)人商標(biāo)的在先使用；

     3．1997-1998年間申請(qǐng)人與上海、廣東的分銷(xiāo)商之間的來(lái)往商業(yè)信函、采購(gòu)單等，證明申請(qǐng)人商標(biāo)在中國(guó)市場(chǎng)的在先使用；

     4．被申請(qǐng)人指產(chǎn)品廣告宣傳材料，用于證明被申請(qǐng)人使用申請(qǐng)人商號(hào)“搭便車(chē)”、“傍名牌”的惡意。

     商評(píng)委經(jīng)審查，認(rèn)為：申請(qǐng)人在先商標(biāo)中的圖形系獨(dú)創(chuàng)的以幾何圖形方式構(gòu)成的具有審美意義的平面藝術(shù)作品，構(gòu)成《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》所指的美術(shù)作品。申請(qǐng)人在1997、1998年與大陸分銷(xiāo)商的來(lái)往業(yè)務(wù)信函中顯著標(biāo)有申請(qǐng)人的在先商標(biāo)“KIRK”。在沒(méi)有相反證據(jù)予以推翻的情況下，可以認(rèn)定申請(qǐng)人對(duì)該商標(biāo)中的圖形享有著作權(quán)。爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人在先商標(biāo)的圖形完全相同，且英文部分和整體結(jié)構(gòu)也完全相同，應(yīng)認(rèn)定損害了申請(qǐng)人的在先著作權(quán)，違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定。依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條、第四十一條和第三十四條的規(guī)定，裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以撤銷(xiāo)。     

評(píng)析 

    本案的焦點(diǎn)問(wèn)題是，被申請(qǐng)人注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的行為，是否侵害了申請(qǐng)人對(duì)于“科凱”圖形享有的在先著作權(quán)。

     《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。對(duì)于本條前半段的“在先權(quán)利”，《商標(biāo)法》沒(méi)有對(duì)其具體內(nèi)容進(jìn)列舉，只作了概括性的規(guī)定。在我國(guó)商標(biāo)審查實(shí)踐中，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)可能損害的其他在先權(quán)利主要有以下類(lèi)型：人身權(quán)(包括肖像權(quán)、姓名權(quán))；商標(biāo)權(quán)之外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括著作權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、廠(chǎng)商字號(hào)權(quán)等)。    

     在2005年12月商標(biāo)局與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)外公布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中認(rèn)為，未經(jīng)著作權(quán)人的許可，將他人享有著作權(quán)的作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)認(rèn)定為對(duì)他人在先著作權(quán)的侵犯，系爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)或者予以撤銷(xiāo)。對(duì)于這一審查標(biāo)準(zhǔn)，適用要件主要有三：

     1．系爭(zhēng)商標(biāo)與他人在先享有著作權(quán)的作品相同或者實(shí)質(zhì)性相似。

     首先，著作權(quán)的客體范圍比較寬泛，可以作為商標(biāo)注冊(cè)的可視性標(biāo)志主要包括美術(shù)作品(繪畫(huà)、書(shū)法、雕塑等)與攝影作品。因此，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)損害他人著作權(quán)的情形主要表現(xiàn)為在商標(biāo)中使用他人的美術(shù)作品和攝影作品。需注意的是，如果只是使用不受著作權(quán)法保護(hù)的標(biāo)志則不構(gòu)成對(duì)他人作品的使用，例如，文學(xué)作品的名稱(chēng)、小說(shuō)中的虛擬角色的名稱(chēng)等。其次，使用他人的作品包括復(fù)制和模仿兩種方式。以復(fù)制方式使用他人作品作為商標(biāo)的行為較易辨別，而以模仿方式的使用則需認(rèn)真比較商標(biāo)的相關(guān)要素與他人的作品，分析異同，如果商標(biāo)的相關(guān)要素與作品之間在構(gòu)思、表現(xiàn)手法，以及視覺(jué)效果等方面的相似程度足以使普通消費(fèi)者將商標(biāo)與作品相互混淆或者將商標(biāo)與作品的作者緊密聯(lián)系，則可認(rèn)定為模仿他人作品。

     2．他人就該作品享有著作權(quán)的產(chǎn)生時(shí)間早于商標(biāo)的申請(qǐng)時(shí)間，且仍處于保護(hù)期內(nèi)。

     著作權(quán)自作品創(chuàng)作完成之日起產(chǎn)生，因此，只要作品的創(chuàng)作完成時(shí)間早于商標(biāo)申請(qǐng)的時(shí)間，即可能發(fā)生權(quán)利沖突。同時(shí)，法律對(duì)著作權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)部分設(shè)定了保護(hù)期，保護(hù)期屆滿(mǎn)的作品將進(jìn)入社會(huì)公用領(lǐng)域，此時(shí)使用作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成對(duì)著作權(quán)的損害。

     3．系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人未經(jīng)著作權(quán)人的許可。

     《著作權(quán)法》規(guī)定，使用他人作品應(yīng)當(dāng)同著作權(quán)人訂立許可使用合同，法律規(guī)定可以不經(jīng)許可的除外。使用他人的美術(shù)作品和攝影作品不屬于法律規(guī)定的除外情形，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)權(quán)利人的許可，未經(jīng)許可的使用行為構(gòu)成侵權(quán)。系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人應(yīng)就其主張的取得著作權(quán)人許可的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。比如：系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人與著作權(quán)人簽訂了著作權(quán)許可使用合同；或者著作權(quán)人做出過(guò)直接的、明確的許可其使用作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的意思表示。    

     而如何證明適用要件之二，即權(quán)利人的在先著作權(quán)成為上述案件的關(guān)鍵，也是權(quán)利人最主要的舉證責(zé)任。

     首先，在先享有著作權(quán)是指，在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前，他人已經(jīng)通過(guò)創(chuàng)作完成作品或者繼承、轉(zhuǎn)讓等方式取得著作權(quán)。在先享有著作權(quán)的事實(shí)可以下列證據(jù)材料加以證明：

     1．著作權(quán)登記證書(shū)； 

    2．在先公開(kāi)發(fā)表該作品的證據(jù)材料；

     3．在先創(chuàng)作完成該作品的證據(jù)材料； 

    4．在先通過(guò)繼承、轉(zhuǎn)讓等方式取得著作權(quán)的證據(jù)材料等；

     5．生效裁判文書(shū)中確認(rèn)的當(dāng)事人在先享有著作權(quán)的事實(shí)(在沒(méi)有充分相反證據(jù)的情況下，可以予以認(rèn)可)。

     但是在實(shí)際案件處理過(guò)程中，多數(shù)情況下，權(quán)利人并沒(méi)有對(duì)其創(chuàng)作的作品進(jìn)行著作權(quán)登記，也沒(méi)有保留任何證明其創(chuàng)作完成該作品、或者發(fā)表該作品、或者繼承、受讓該作品的證明材料文件。因而無(wú)法滿(mǎn)足上述要件。

     然而，權(quán)利人通?？梢蕴峁┰撟髌纷鳛樯虡?biāo)在其他國(guó)家的在先商標(biāo)注冊(cè)證明文件，或者帶有該作品的在先商業(yè)來(lái)往信函或?qū)ν庑麄鞑牧?。在審查?shí)踐中，這些證明文件，若無(wú)充分相反證據(jù)，也可能會(huì)被采信成為推定商標(biāo)權(quán)利人對(duì)于該作品享有在先著作權(quán)根據(jù)這些證明文件。

     在本案中，第1461891號(hào)“科凱”商標(biāo)中的圖形與爭(zhēng)議申請(qǐng)人在先使用的標(biāo)志”KIRK”中的圖形作品完全相同，符合第一要件。雖然申請(qǐng)人未能提供商標(biāo)圖形的著作權(quán)證書(shū)、或者首次公開(kāi)發(fā)表或創(chuàng)作完成的證據(jù)材料，但是提供了帶有此圖形標(biāo)志的1997、1998年與大陸分銷(xiāo)商的來(lái)往業(yè)務(wù)信函。在沒(méi)有相反證據(jù)的情況下，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)據(jù)此推定申請(qǐng)人對(duì)商標(biāo)圖形享有在先著作權(quán)。因此認(rèn)定被異議人在未經(jīng)異議人授權(quán)的情況下，在其商標(biāo)中使用異議人享有在先著作權(quán)的圖形，違反了《商標(biāo)法》第三十一條之規(guī)定，裁定撤銷(xiāo)爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)。

     商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)于本案的裁定，對(duì)于權(quán)利人利用在先著作權(quán)對(duì)抗在后商標(biāo)權(quán)的類(lèi)似案件權(quán)具有極大的參考意義，尤其是在認(rèn)定在先著作權(quán)證明文件的審查上，具有一定突破。